La Corte Suprema acogió un recurso de casación y una solicitud de registro de marca de la cerveza DAFF por similitud fonética y gráfica con un registro internacional de la bebida que ingiere el conocido personaje Homero Simpson “DUFF”.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y los abogados (i) Antonio Barra y Leonor Etcheberry– acogieron la solicitud de nulidad de registro de la marca «DAFF» por su semejanza con la marca «DUFF» registrada a nombre de Twentieth Century Fox Film Corporation.

La sentencia señala «que, en ese contexto, el primer estudio a efectuar pasa por la comparación de las marcas, para luego de ello, examinar la especialidad marcaria”.

“Así, de la comparación de las marcas en conflicto, desde el punto de vista de su apreciación global, surge una primera conclusión en forma inmediata, esto es, entre «DAFF» (marca cuya nulidad del registro da inicio al procedimiento) y «DUFF» (marca de la demandante) objetivamente existen semejanzas gráficas y fonéticas, que necesariamente producirán una asociación conceptual entre ambos, lo que lleva razonablemente a sostener que ambos caracteres no podrán coexistir pacíficamente en el mercado y que inducirán a confusión o error a los consumidores, particularmente cuando la expresión «DUFF» en inglés se pronuncia igual a la marca «DAFF»”, precisa el fallo.

Además, la Suprema señala que “cabe tener presente que ambas marcas co existen en el mismo mercado de consumidores y con semejantes productos, cuestión que no puede ser soslayada en el ámbito marcario, en que las confusiones aparejan una serie de consecuencias de índole comercial respecto de sus titulares y usuarios«.

En ese sentido, agrega que «ahora bien, encontrándose establecido que entre las marcas en disputa existen semejanzas que pueden inducir a error a los destinatarios de los productos que ambos pretenden distribuir en el comercio nacional, por lo que corresponde ahora, analizar el llamado riesgo de confusión sobre la base del principio de especialidad marcaria que regula la materia, en virtud del cual se hace necesario tener en cuenta que no atañe, exclusivamente, a un parangón abstracto de las marcas, sino que comprende además la potencial respuesta del público consumidor enfrentado a ellas en concreto”.

“En este orden de cosas, importa tener en consideración el mercado que se pretende abarcar con la marca cuya nulidad se solicita es el de la alimentación, específicamente en lo relativo a jugos, aguas, bebidas gaseosas y cervezas, según se lee de la solicitud de registro agregada a fojas 1 de autos”, señala.

El documento indica que “la marca oponente está registrada para distinguir entre otros, bebidas carbonatadas y no carbonatadas, cerveza de jengibre, jugos de frutas, agua mineral con y sin gas, jarabes y polvos para hacer bebidas ello en la misma clase de aquella cuya nulidad se solicita, esto es, la de la clase 32«.

También se considera que «de la reseña de sus coberturas se advierte que ambas marcas atienden directamente al mismo mercado, esto es, al rubro de la alimentación y en que dichos productos están disponibles al público en distintos stand o locales comerciales, lo que claramente puede traer aparejada una confusión como una sola marca en el consumidor final”.

“En este contexto cobra relevancia la circunstancia anotada por la sentenciadora de primer grado, en cuanto acoge la demanda de nulidad del registro, por infracción al artículo 20 en sus letras g), h inciso 1° y letra f del mismo artículo, toda vez que señala en su fallo, que de la documental acompañada se logró acreditar que la marca DUFF gozaba de fama y notoriedad a la fecha de la solicitud de la marca DAFF en Chile en relación a productos de la clase 32”, sostiene el fallo.

Asimismo, la sentencia de primera instancia refiere que «los signos en controversia presentan una configuración fácilmente confundible desde el punto de vista fonético, ya que no se advierten en la marca registrada elementos que, al confrontarla con el signo invocado por el actor, permitan distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia”.

“Lo anterior, toda vez que la marca DUFF, del demandante, tiene su origen en Estados Unidos en donde dicha expresión fonéticamente se pronuncia como «DAF», motivo por el cual las marcas en pugna aparecen con plena identidad fonética, que impiden su coexistencia pacífica en el mercado«, precisa.

Finalmente dicha sentencia, en lo que a la letra f) del artículo 20 de la ley 19.039 se refiere, señala “que se ha registrado una marca similar a la marca del demandante en términos gráficos e idéntica en términos fonéticos y, por otro lado, se ha registrado dicha marca con una cobertura directamente relacionada a la marca del demandante y por la que es famosa y notoria, motivos suficientes para concluir que mantener la vigencia de la marca registrada a nombre del demandando, podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los productos que distingue el registro impugnado. Cuestiones todas ellas que, de acuerdo a lo razonado precedentemente, esta Corte Suprema comparte«.